Tescil edilmiş bir marka sahibine geniş yetkiler ve inhisari haklar tanıdığı gibi bir takım yükümlülükler de yükler. Bu yükümlülüklerden en önemlisi Sınai Mülkiyet Kanunu (‘’SMK’’) kapsamında düzenlenen ‘’Markanın Kullanılmaması Yükümlülüğü’’dür.

SMK 9. maddesi kapsamında; markanın kullanılmasının şartları ve markanın kullanılması olarak değerlendirilebilecek haller sayılmıştır. SMK 26. madde ise söz konusu yükümlülüğün ihlali halinde uygulanacak olan ‘Markanın İptali’ yaptırımı düzenlenmiştir.

Söz konusu maddeler kapsamında, “Markanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan marka sahibi tarafından markanın Türkiye’de ciddi bir biçimde kullanmaması ya da kullanımına beş yıl süreyle kesintisiz ara verilmesi” markanın iptali sebebidir.

‘’Markanın kullanılmaması’’tanımından anlaşılması gereken; Markanın SMK 9. madde kapsamında ve SMK 9. maddeye uygun olarak kullanılmamasıdır.

Söz konusu madde uyarınca, markanın kullanılıyor olarak nitelendirilmesi için;

  • Markanın sahibi tarafından kullanılması,
  • Markanın tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından kullanılması,
  • Haklı sebep olmadan beş yıldan fazla ara verilmemesi,
  • Türkiye’de kullanılması ve
  • Markanın ciddi bir biçimde kullanılması şartları aranmaktadır.

SMK kapsamında markanın kullanılmış olması için fiziki olarak mal üzerine konulmuş olması şart değildir. Örneğin markanın, tescil edildiği mal ve hizmet grubuyla ilgili olarak faturalarda ve medya vasıtasıyla yapılan tanıtımlarda kullanılması da yeterli olacaktır.

Belirtmek gerekir ki; markanın tescil edildiği mal veya hizmet gruplarından bir kısmı için kullanılması, diğer tescil edildiği mal veya hizmetlerinin kullanıldığı anlamına gelmeyecek ve diğer tescil sınıfları için kullanım koşulunu gerçekleştirmeyecektir.

Yukarıda sayılan hallere aykırı gözüken, fakat SMK 9 kapsamında Markayı kullanma olarak kabul edilen istisna haller ise;

  • ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması
  • sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması
  • marka sahibinin izni ile 3. kişilerce kullanılması, olarak belirtilmiştir.

‘’Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması’’tabirinden anlaşılması gereken; Markanın farklı renklerle, şekillerle veya farklı boyutlarda yahut önemsiz eklemeler ya da eksiltmelerle kullanımıdır.

Öyleyse, Markanın sahip olduğu işaretlerin üzerinde ayırt edici karekterinin muhafaza edilmesi ve tüketici anlayışında farklı bir marka olduğu düşüncesi yaratmaması şartlarıyla farklı unsurlar ekleyip veya eksilterek kullanılması SMK 9/2-a çerçevesinde mümkündür.

Her ne kadar, markanın Türkiye’de kullanılması şartı olsa da, SMK 9/2-b maddesi uyarınca, ‘’ihracatta kullanılan markanın mal veya ambalajında kullanılması’’halinde de Markanın kullanımdan söz edilir. Böyle bir durumda,markalı ürün ya da hizmetin iç piyasaya sunulmuş olması gerekmemekte olup, ihracata konu olan işbu Markanın SMK kapsamında ciddi bir biçimde kullanılıyor olması şartı aranmaktadır.

Burada önemli olan husus; ihraç edilen mal veya hizmetlere ilişkin Markanın mal veya ambalaj üzerine konulması işlemi Türkiye’yi terk etmeden önce yapılmış olması gerekliliğidir. Zira, söz konusu hüküm kapsamında değerlendirme yapılabilmesi için, markanın somut olarak kullanımı ülke sınırları içinde başlamış olması gerekmektedir. Türkiye’de üretilip yurtdışına ihraç edilen mal ülke sınırları dışında markalanırsa bu şart gerçekleşmiş sayılmayacak ve SMK 9/2-b kapsamında markanın kullanımı olarak kabul edilmeyecektir.

Tescilli markaların kullanılmasında esas olan markanın sahibi tarafından kullanılmasıdır. Ancak bu kurala SMK 9/3 hükmü uyarınca bir istisna getirilmiş veMarka Sahibinin izni ile markanın üçüncü bir kişi tarafından kullanılmasına imkan sağlanmıştır. Ancak; üçüncü kişinin, Marka sahibinin izni dahilinde markayı kullanmasının bu madde kapsamında değerlendirilebilmesi için, üçüncü kişinin markanın kullanımını ciddi ve işlevine uygun bir şekilde yapması şartı aranmaktadır.